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不同国家国际专利申请策略

作者:泽联时间:2022-06-12 16:12浏览:

随着中国生产力的发展,许多国内企业走出去,积极参与国内和国际两个市场。他们的创新能力和知识产权保护意识不断提高,国内外对知识产权保护的需求不断增加。在将这些企业的科技创新成果转化为知识产权时,一方面要考虑国内的专利实践,另一方面要考虑海外的专利实践,以一种高性价比的方式实现在国内外同时获得自主知识产权的良好保护。一般来说,在海外申请专利的费用明显高于国内。但是,合理使用规则和当地专利实践可以节约成本或避免不必要的费用,这可以在不同国家国际专利申请策略中提前考虑。

不同国家国际专利申请策略

目前,在专利代理行业,专利代理机构将专利代理业务分为国内专利代理业务和涉外专利代理业务是一种普遍现象。这些业务由不同的专利代理人承担,相互之间业务重叠程度较低。既熟悉国内专利业务又熟悉海外专利业务的专利代理人不是很常见。从事国内专利代理业务的专利代理人通常承担更多的国内专利撰写业务,对海外专利实践了解有限。从事涉外专利代理业务的专利代理人的主要任务之一是根据中国专利实践,将境外申请人的外国专利申请文件转换为中国专利申请文件,并办理各种审查意见通知书。他们通常很少有机会撰写专利申请文件。

鉴于国内企业国内外同步的知识产权服务需求,撰写专利申请文件时可以综合考虑国内外专利实践,特别是中国知识产权局(CNIPA)、欧洲专利局(EPO)、美国专利商标局(USPTO)、日本专利局(JPO)、韩国专利局(KIPO)的专利实践。欧美日韩是国内企业海外申请专利的主要目标国家。

美国的专利制度与其他国家和地区的专利制度有明显的不同。美国专利申请文本的风格不同于常见的欧洲专利申请。当具有常见样式的欧洲专利申请转换为美国专利申请时,一般需要对说明书和权利要求书进行较大的修改,以满足美国专利申请的形式要求。第五种总体情况,美国式的专利申请文本在美国以外的其他国家和地区一般都能接受。至于专利申请文本的样式,中国知识产权局是广泛包容的。无论何种风格的专利申请文本通常都是可以接受的,它主要关注的是对专利实质性许可条件的审查,尤其是发明是否具有新颖性和创造性。

在撰写专利申请文件时,如果国内企业专利申请的海外目标国家可能包括美国,那么采用接近美国风格的方式撰写申请文件通常是有利的,可以减少甚至避免美国当地专利代理人在后续提交美国专利申请和专利审查过程中对专利申请文件的实质性修改,这关系到美国专利申请的成本。在撰写专利申请文件时,如果国内企业专利申请的海外目标国主要针对欧洲地区,那么采用接近欧洲风格的方式撰写申请文件可能更有优势。

专利申请的申请日是一个重要的日期,它直接关系到申请人或专利权人知识产权的根本利益。企业的产品研发通常是一个持续的长期过程。有时候为了抢占更早的申请日期,在产品研发的初级阶段就已经考虑了专利申请的布局,但是最终开发出来的产品和初级阶段形成的产品概念可能会有一些差异。此外,在某些情况下,产品研发具有较短的周期性,上一代产品研发完成后,下一代产品会在短时间内快速开发出来,相邻两代产品的时间间隔较短。撰写专利申请时,可以考虑产品研发的可持续性,尽量避免较早提交的专利申请影响较晚提交的专利申请的可专利性。

出于各种考虑,部分申请人期望专利申请尽快获得专利授权,倾向于在提交专利申请的同时选择请求实质审查并提前公布专利申请,以便尽快启动实质审查,尽快获得专利授权。部分申请人采取发明和实用新型同日申请的申请策略,其中一方面期望通过发明专利申请获得保护期更长、稳定性更好的专利,另一方面期望通过实用新型专利申请更早获得专利。专利代理人在撰写专利申请文件时,可以了解申请人的产品研发状况,帮助申请人确定合适的申请策略。

众所周知,在第一申请提交后,可以在第一申请的优先权期限内提出后面的专利申请,同时要求第一申请的优先权。未来的专利申请不仅可以包含第一次申请的技术内容,还可以包含新增加的技术内容。但是,主张优先权并不一定意味着享有优先权。专利代理人需要明确判断哪些技术方案享有优先权,哪些技术方案不享有优先权,以及在没有优先权的情况下,在先申请对在后申请的可专利性的影响,这对于获得稳定的专利权非常重要。

现状和客户需求,并在此基础上,确定应用策略。第一次申请时,对R&D前期已经形成的产品概念撰写申请文件,以抓住尽可能早的申请日期,其中申请类型采用发明和实用新型的同日申请。可以预期,在第一次申请的优先期内,最终完成产品研发,最终开发的产品可能与研发初期的产品理念基本相同,也可能不同。如果最终开发的产品与R&D前期的产品概念相比有实质性的变化,就需要重新申请专利。另外,在申请文件的撰写中也要考虑未来的海外申请。

实用新型专利申请一般只经过形式审查。为了提高审查效率,减轻审查员的工作量,专利代理人通常在提交实用新型专利申请时尽可能避免或消除形式上的缺陷,或者主动修改两个月,以达到尽快授权实用新型申请的目的。一些实用新型申请在不到半年的时间里获得授权并公布。在本例中,在第一次提交实用新型申请时,权利要求中保留了一些典型的形式上的缺陷,如权利要求中多篇引用文献的引用关系、权利要求中优选特征的包含等。在收到《补正意见通知书》后,这些形式上的缺陷可以在答复期限届满前不久处理,以充分利用两个月的补正期限,必要时还可以办理延期手续。收到授权通知后,可在授权登记期限届满前不久办理授权登记手续。通过合理的延迟措施,第一次申请的发明申请和实用新型申请可以在最终产品的研发完成之前和提交后一专利申请之前保持未公开,不构成后一专利申请的现有技术。

第一份申请是其他专利代理人写的。国内企业意识到该专利申请所承载的产品的重要性以及相关技术创新在国内外都具有专利保护的价值,因此委托实力较强的专利代理机构,由更有经验的专利代理人来处理PCT申请的撰写。

写PCT申请的时候,要搞清楚第一份申请的大小写。第一个应用程序已被宣布,因为在请求中检查了预先宣布。在对该技术方案进行深入研究后,可以发现第一申请权利要求的保护范围存在显著的改进空间。在撰写未来的PCT申请时,需要考虑首次申请的公布对PCT申请中不享有优先权的技术方案的可专利性的影响。

海外申请的目标国家包括美国。对于基于PCT申请的未来美国申请,第一申请的公开将发生在美国申请的有效申请日之前的一年内,并且第一申请的公开不会对后续申请的可专利性产生不利影响。根据美国专利实践,在有效申请日之后的一年内,发明人公开的或者发明人直接告知的其他人公开的对比文件不属于现有技术,在美国以外的许多国家,对于未来基于PCT申请的海外申请,已公布的在先申请构成了在海外申请中不享有优先权的技术方案的现有技术,因此可能对其可专利性产生不利影响。

撰写PCT申请时,在查清在先申请的情况的前提下,在专利代理人、企业发明人和知识产权管理人共同研究沟通的情况下,一方面,鉴于美国的专利实践,从已公布的在先申请不构成现有技术出发,对权利要求进行改写,另一方面,鉴于其他海外国家的专利实践,部分权利要求可以享有在先申请的优先权。有些权利要求即使不享有第一次申请的优先权,也具有很高的可专利性的可能性,从而使第一次申请中没有明确描述的重要技术细节可以得到相关从属权利要求的保护,为申请人在这些海外国家争取最大可能的利益。

关于PCT申请,权利要求的数量与官方费用无关。可以适当多写一些权利要求,这样可以检索到尽可能多的技术方案,可以有利于后面的国家阶段。对于海外申请,无论是通过巴黎公约的专利申请,还是通过PCT申请进入国家阶段的专利申请,都可以针对不同的国家采取不同的修改形式。这些修改通常可以在提交的同时实施,有些国家和地区可以在实质审查开始前的主动修改时实施。

综上所述,在撰写第一份申请时,可以考虑第一份申请对后续潜在专利申请的申请策略,使其适应产品研发的可持续性,尽量减少和避免前一份申请对后续申请的不利影响。在专利申请的写作中,可以用开阔的视野综合考虑国内专利实践和海外专利实践,采用恰当的申请文本写作风格;我们可以针对不同的海外申请目标国家制定相应的策略,针对不同的海外申请采用合适的申请文本,运用合理的规则控制海外申请的成本。

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